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3神器 專利流氓夜遁逃 美國專利修正法案上路

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文/馮震宇

2011 年9 月16 日,美國通過了號稱60 年來影響最大的專利修正法案(也就是美國發明法案,簡稱AIA)。該法的通過,被稱為是美國專利史上最重要的里程碑之一。而在該法修正內容陸續實施與相關案件結果出現後,AIA 的影響與改革效益也逐漸浮現,並已經開始改變業者在美國的訴訟策略與救濟實務,連甚少與人為敵的台積電都開始利用AIA 的新制挑戰有疑問的專利。此等結果對於一向處於挨打局面的兩岸業者而言,將是一大福音。

白宮關注專利流氓濫權

2013 年6 月美國白宮委員會在其所提出的「專利主張與美國創新(Patent Assertion And U.S. Innovation) 報告中指出,過去2 年濫用專利訴訟的個案呈現爆發性增長,2012 年由專利流氓提出的訴訟個案占全部專利案件的62%,2012 年有10 萬家公司受他們威脅,受害企業於2011 年向專利流氓共支付290 億美元的賠償,較2005 年增加4 倍。報告中還指出「專利流氓」濫用專利權,不斷透過空殼公司,在缺乏明確侵權證據的情形下對為數眾多的公司,以提起專利侵權訴訟之方式進行威脅,造成科技產業耗費在專利訴訟與收購防禦性專利之金額,遠高於投入新科技之創新研發費用,嚴重阻礙科技之創新,亦提高消費者所需付出之代價,對美國經濟造成重大影響。

為此,歐巴馬政府提出了7 項立法修改建議與5 項行政措施,包括研擬新規定,讓專利流氓更難利用空殼公司來隱藏他們的活動。並要求明確揭露專利申請人及專利權人,尤其在專利訴訟時,更應揭露權利人資訊,並對被法院裁定為「專利濫用者」做出懲罰,還將修法使專利案敗訴一方需負擔另一方的訴訟費用(包括律師費)。

此外,專利商標局也將加強對審查人員的訓練,以免軟體專利涵蓋過於廣泛的請求權,以及充分揭露資訊及教育大眾,並對專利流氓攻擊目標的產品供應鏈下游客戶提供更多資訊。另一方面,也將整合內外部資源進行專利法研究與加強排除令之執行,以解決現今問題。

除了白宮之外,為防止高科技創新者陷於惡意法律爭端,美國國會於2012 年8 月提出「從惡意法律爭議拯救高科技創新者法案」(Saving Hi-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012, SHIELD),以補充美國聯邦專利法之規定,使法院得於發現原告顯無合理勝訴可能,卻仍提起專利侵權訴訟者,可判決其應負擔全部訴訟費用(包括合理之律師費用)。

 

3 大神器 解決專利有效性爭議

AIA 解決專利爭議最主要的神器,就是提供第三人可以運用行政救濟方式決定專利的有效性,而不需要透過法院來處理。而且AIA在原有的單方再審查(Ex Parte Reexamination, EPR) 程序之外,一口氣增加了3 種管道:

1. 多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)

2. 商業方法專利的過渡複審程序(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)。

3. 核准後複審程序(Post-Grant Review, PGR)

使得第三人得以對已經核准的專利請求美國專利商標局就其專利有效性再行審查。

以下為此3 種管道:

1. 多方複審程序(IPR)

多方複審(IPR) 程序自AIA 制定之日起1 年後於2012 年9 月16 日正式生效,取代過去的多方再審查程序(Inter Partes Reexamination),成為挑戰已核准專利有效性的重要利器。若和舊法相比,舊法准許申請人只要對發明的可專利性提出實質新問題,就可提出再審查之申請,但新法的 IPR 程序則要求申請人至少要對一項請求項的可專利性,證明「具有合理的勝訴可能性」才能提起,等於提高了申請的門檻。

但是雖然如此,就專利爭訟而言,IPR 程序有其特別的優勢。例如,就形式面而言,它除了由專業行政法官所組成的專利審判與上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 進行審理之外,AIA 更規定其必須在1 年半內完成,相較於過去多方再審查所需的3 年、或是訴訟所需的2 年以上時間,明顯比較有利。因而從IPR 程序於生效後,就受到各方的重視,並在短短1 年內受理459 件案件。

值得注意的,就是若從請求主體觀察,IPR 程序的請求主要是由法人所提出,且其中以甲骨文(Oracle)、Corning、豐田、蘋果以及索尼等公司提起的數量最多,分別為19件、16 件、13 件和9 件,此外三星、戴爾、Google、微軟及Monsanto 等國際知名企業亦積極利用此程序,甚至連台積電也針對數個方法專利透過IPR 程序爭執專利的有效性,顯見多方複審已經逐漸成為各大公司在面對專利威脅、擬定智財策略時必須納入考量的策略之一。

另一方面,若觀察這些IPR 程序案件所欲挑戰之專利權,則可以清楚地發現許多專利都是由被稱為專利流氓或非專利實施實體(NPE)業者所擁有的專利,特別是Intellectual Ventures、VirnetX 等公司,因此多方複審程序未來對於NPE 所可能帶來的衝擊,就值得特別注意。若是此等NPE 所擁有的專利能夠在此程序中被撤銷,則未來將會有更多的業者運用IPR 程序。

另一個值得注意的結果,就是目前有哪些產業最會積極運用IPR 程序。從該程序生效後第1 年所受理的案件分析,「電腦系統結構、軟體與資訊安全」以76件躍居榜首,其次則為「半導體、光電系統及元件」(68 件)、「運輸、建築、電子商務、農業等」(65 件)以及通訊傳播(60 件)等產業,至於國內現在最夯的生技產業也有44 件、甚至連設計專利都有2 件,突顯出運用IPR 程序與專利戰爭的激烈程度呈現正相關。因此可以合理預期,IPR 程序未來很有可能會對此等產業之產業秩序發揮不容小覷的影響力。

【完整內容請見《能力雜誌》2013年11月號,非經同意不得轉載、刊登】


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